Уступка товарного знака

Уступка товарного знака происходит в том случае, если Правообладатель товарного знака принимает решение передать свой товарный знак, а точнее все исключительные права на него, другому лицу (Приобретателю).

В настоящее время, законодатель определил другую терминологию, вместо уступки товарного знака, стало отчуждение исключительного права на товарный знак.

Так как товарный знак является способом индивидуализации при проведении хозяйственной деятельности и может быть зарегистрирован только на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, то и передать его можно только юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

По своей сути уступка товарного знака (отчуждение исключительного права на товарный знак) – это купля-продажа интеллектуальной собственности. Также как и любой другой собственностью, например: автомобилем или квартирой, владелец (Правообладатель) товарного знака имеет право распоряжаться на свое усмотрение. Правообладатель интеллектуальной собственности может продать ее, или заложить, или сдать в аренду.

Однако, законодатель четко закрепил особенности совершения таких действий над объектами интеллектуальной собственности, а именно товарным знаком:

• договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (договор уступки) заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора;
• переход исключительного права по договору подлежит обязательной государственной регистрации;
• по договору об отчуждении правообладатель передает (или обязуется передать) приобретателю исключительное право в полном объеме;
• в возмездном договоре об отчуждении обязательным условием является указание сведений о вознаграждении: размер вознаграждения, порядок оплаты и тп. Между коммерческими организациями не допускается безвозмездное отчуждение (уступка).

Особенностью является и момент перехода исключительного права на товарный знак. Так как переход исключительного права на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации, то исключительное право переходит в момент государственной регистрации.

Также бывает, что одна из сторон договора об отчуждении товарного знака не готова ждать регистрацию перехода права по договору и тогда стороны могут договориться передать вознаграждение в момент подписания договора. Такой вид условия о вознаграждении тоже можно прописать в договоре об отчуждении.

Однако недобросовестный правообладатель может не вернуть выплаченное вознаграждение, в случае отказа в регистрации договора, а переход права на товарный знак так и не произойдет.

Почему может произойти отказ в регистрации договора об отчуждении тз (уступки тз):

• в случае не верного составления договора об отчуждении;
• в случае, если правообладатель товарного знака оставил за собой право на сходный товарный знак по другой регистрации на товарный знак в отношении однородных товаров и/или услуг;
• в случае, если в возмездном договоре отсутствуют условия о вознаграждении
• и тп…

Подавать на регистрацию договор об отчуждении товарного знака может одна из сторон по договору самостоятельно, если стороны по договору являются резидентами РФ, или их представители.

В том случае, если одна из сторон по договору об отчуждении товарного знака (уступки товарного знака), является нерезидентом РФ, то обязательным условием является привлечение к делопроизводству Патентного поверенного РФ. Любое взаимодействие с патентным ведомством РФ осуществляется только через патентного поверенного РФ.

Для чего же еще могут понадобиться патентные поверенные РФ при регистрации договора об отчуждении товарного знака (уступки товарного знака)?

Патентный поверенный РФ – это аккредитованный специалист в области интеллектуальной собственности, и он обладает не только правовыми знаниями, но и богатейшим практическим и ситуационным опытом в этой области.

Патентный поверенный РФ сможет помочь, таким образом исключив отказ в регистрации:

• Верно составить договор об отчуждении товарного знака (уступки товарного знака).
• В случае частичного отчуждения исключительного права, сможет верно определить однородность товаров и/или услуг.
• В случае вопросов экспертизы при регистрации договора об отчуждении товарного знака (уступки товарного знака), ответить на них – профессионально и в кратчайшие сроки.
• Ответить на все правовые и ситуационные вопросы Сторон по договору при составлении и регистрации договора об отчуждении товарного знака (уступки товарного знака).